最近のIPRについての命令であるBlackberry Corp. v. Mobilemedia Ideas LLC事件、IPR2013-00036、 No. 65 (PTAB 2014年3月7日)では、IPRにおいてクレームが35 U.S.C. §112により不完全であるとみなされたことに基づき、PTABはIPRを終了させました。特に、PTABは、｢特許の … クレームの範囲は、憶測なしで決めることはできない。従って、クレームに記載の発明と先行技術との相違点を決めることはできない … また、クレームを先行技術に適用することを試みようとはしない｣としました。命令の8ページを参照のこと。
AIAがIPRを通して35 U.S.C. § 102 と§103に対して異議を唱えることを限定しているため、この命令は独特なものです。すなわち、§112は、クレームに異議を唱えることの根拠ではありません。しかし、IPR が認められた後に、AIAは、PTABが§112の問題点のような特許性に関する他の問題点を検討することを妨げているようにはみえません。特に、35 U.S.C. §318(a)は、PTABが、§102 と§ 103についての限定なしで、｢申請者による異議が唱えられた特許クレームと新たな追加クレームとの特許性について最終書面決定を発行する｣ことを許可しています。
この決定の別の顕著な局面として、PTABが、§112に基づきクレームを無効にする決定を出さずに、IPRを終了させたことが挙げられます。従って、IPRが提出されなかったかのように、特許のクレームは、現在でも有効です。もちろん、特許が主張された場合、地方裁判所は、クレームの有効性に関して、IPRを終了させるというPTABの命令を説得力のあるものとみなすように思われます。